CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY

Professor Michael Blakeney
Queen Mary Intellectual Property Research Institute
University of London




TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giáo sư Michael Blakeney
Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary
Đại học London






Provided and translated by
the EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II)


Tài liệu này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II)
dịch và cung cấp

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

2

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp


Bài 9. Thực thi sở hữu trí tuệ

Hiện tượng mới về hàng nhái và hàng giả về sở hữu trí tuệ
Năm 1986, khi Vòng đàm phán Uruguay của GATT được khởi xướng, Hoa Kỳ ước
tính rằng thiệt hại hằng năm do hàng nhái và hàng giả của nước này khoảng 60 tỉ đô-
la. Năm 1998, OECD ước tính hàng giả chiếm 5 – 7% thương mại thế giới. Tại hội
nghị thượng đỉnh Davos năm 2003, thương mại thường niên trong lĩnh vực hàng giả

được ước tính trị giá 450 tỉ đô la Mỹ. Quy mô thực sự của hàng nhái và hàng giả
không thể ước tính chính xác được vì nó là hoạt động bí mật và mang tính hình sự.
Một số nét về quy mô của hiện tượng mới này có thể được tìm thấy trong thống kê
của Hải quan về những vụ tịch thu hàng giả. Ví dụ, trong thông báo tháng 10 năm
2005 của Ủy ban châu Âu (EC) sưu tập từ những báo cáo mà các cơ quan hải quan
của các quốc gia thành viên EU gử
i tới về việc ngăn chặn hàng giả tại biên giới
Cộng đồng trong vòng 5 năm qua
1
. EC đã ghi lại những khuynh hướng sau:
Những thay đổi về số lượng:
• Các vụ tịch thu tăng 1000 % trong thời gian đó
• Hiện nay, Hải quan tịch thu hơn 100 triệu mặt hàng mỗi năm

• Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, là khu vực chính sản xuất hàng giả
• Từ năm 2003 đến 2004, số vụ hải quan liên quan đến hàng giả tăng hơn gấp
đôi chiếm 22 000 vụ hằng năm
• Vấn đề
ngày càng gia tăng về nhu cầu thân thiện với môi trường trong việc
tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa bị tịch thu.

Những thay đổi về chất lượng:
• Hàng giả tăng nhiều gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự an toàn

1 Ủy ban châu Âu, Thông báo cho Ủy ban, Quốc hội châu Âu và Ủy ban Kinh tế và Xã hộichâu Âu về
phản hồi của Hải quan đối với những Khuynh hướng mới nhất về vấn đề Hàng giả và Hàng nhái tại Brussels,
11.10.2005, COM(2005) 479 phiên bản cuối cùng

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

3
• Hầu hết các sản phẩm bị tịch thu hiện nay là đồ gia dụng hơn là đồ xa xỉ
phẩm
• Số lượng sản phẩm công nghệ cao tinh xảo gia tăng
• Việc sản xuất được thực hiện ở quy mô công nghiệp hóa
• Hàng giả chất lượng cao rất khó có thể bị phát hiện mà không có giám định
kỹ thuật
EC cho rằng những lý do làm gia tăng mạnh việc buôn bán hàng giả là (i) lợi nhuận
cao và r
ủi ro tương đối thấp, đặc biệt khi thực hiện các hình phạt ở một số nước; (ii)
từ sự phát triển chung của toàn cầu về năng lực công nghiệp hóa để sản xuất các sản
phẩm có chất lượng cao; và (iii) quyền lợi ngày càng gia tăng của tội phạm có tổ
chức trong việc chia sẻ lợi nhuận cao này. Vì lý do sau cùng này, EC đã xác định
những nguy cơ nghiêm trọng cho an ninh và sức khỏe công cộ

ng, cụ thể liên quan
đến việc bắt giữ những hàng hóa nguy hiểm bao gồm dược phẩm giả, thực phẩm giả,
bột giặt giả và những đồ chơi không an toàn.

Thực thi theo Hiệp định TRIPS
Toàn cảnh
Động cơ chính để đưa các quyền sở hữu trí tuệ thành chủ đề của vòng đàm phán
Uruguay của GATT là việc nhận thức hệ thống sở hữu trí tuệ quốc t
ế hiện có đang
thiếu việc thực thi có hiệu quả. Tuyên bố cấp Bộ trưởng ngày 20 tháng 9 năm 1986
khởi xướng Vòng đàm phán Uruguay giải thích rằng
Để giảm đến mức tối thiểu những xuyên tạc và cản trở đối với nền thương
mại quốc tế, và có tính đến nhu cầu thúc đẩy việc bảo hộ thỏa đáng và có
hiệu quả các quyền sở hữu trí tuệ
, và đảm bảo rằng các biện pháp và thủ tục
thực thi quyền sở hữu trí tuệ không tự trở thành các rào cản đối với thương
mại hợp pháp, mục đích của các vòng đàm phán là làm rõ các điều khoản của
GATT và soạn thảo kỹ lưỡng các quy định và nguyên tắc mới thích hợp.
Các vòng đàm phán sẽ hướng tới việc phát triển một khung đa phương về
những nguyên tắc, luậ
t lệ và quy tắc nhằm giải quyết nạn buôn bán quốc tế về
hàng giả , có tính đến những công tác đã được thực hiện trong GATT.
Kết quả là, Phần II của Hiệp định TRIPS bắt buộc các quốc gia quốc gia thành viên
phải thiết lập một cơ chế thực thi toàn diện.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

4
Năm khoản trong Điều 41 xác định các nghĩa vụ thực thi chung có tính chất bắt
buộc đối với các quốc gai quốc gia thành viên. Các Điều từ 42 đến 50 quy định các

thủ tục và biện pháp đền bù dân sự và hành chính được quy định dành cho các chủ
thể quyền sở hữu trí tuệ. Điều 61 quy định việc xác lập các thủ tục hình sự và biện
pháp đền bù trong trường hợp cố ý làm giả nhãn hiệu ho
ặc xâm phạm bản quyền ở
quy mô thương mại. Một sáng kiến có ý nghĩa quan trọng là hệ thống kiểm soát biên
giới đối với hàng giả về sở hữu trí tuệ được thể hiện trong các Điều từ 51 đến 60
được bàn luận trong phần sau. Là kết quả tất yếu của các điều khoản về thực thi của
Hiệp định, các biện pháp được thông qua trong các Điều 63 và 64 v
ề việc thiết lập
các cuộc tham vấn đa phương và các thủ tục giải quyết tranh chấp.
Các nghĩa vụ thực thi chung
Điều 41.1 của Hiệp định TRIPS áp đặt cho các quốc gia thành viên WTO một nghĩa
vụ chung để thực hiện các thủ tục thực thi ghi trong Hiệp định ‘cho phép hành động
có hiệu quả chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’. Những thủ tục
này cũng đòi hỏi phải bao gồm ‘các biện pháp tức thời nhằm ngăn chặn các hành vi
xâm phạm và các biện pháp cản trở các hành vi xâm phạm tiếp theo’. Kiên định với
các mục tiêu chung về tự do hóa thương mại của WTO, những thủ tục này đòi hỏi
phải được ‘áp dụng theo cách thức sao cho tránh được việc tạo ra các rào cản đối với
thương mại hợp pháp và quy định các biện pháp bảo vệ chống l
ại sự lạm dụng các
thủ tục này’.
Để mở rộng các điều kiện sau cùng, Điều 41.2 quy định ‘các thủ tục liên quan đến
thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải công bằng và bình đẳng’. Cụ thể hơn, có một
khoản quy định rằng các thủ tục này ‘không phức tạp và tốn kém một cách không
cần thiết, và cũng không được dẫn tới những hạn chế bấ
t hợp lý về thời gian hoặc
những trì hoãn không thích đáng’. Ở hầu hết các nước, một phần sự chậm trễ là hậu
quả tất yếu của việc gia tăng khối lượng công việc mà hệ thống tòa án phải gánh
chịu.
Điều 41.3 quy định rằng ‘các quyết định phán xử vụ việc nên được thể hiện bằng

văn bản và nêu rõ lý do’ và rằng chúng ‘ít nhất phải được trao cho các bên mà không
được chậm trễ quá mức’. Quy trình đúng cũng được quy định trong đoạn khẳng định
rằng ‘các quyết định về vụ việc sẽ chỉ dựa trên các chứng cứ mà các bên đưa ra khi
xét xử’.
Cơ hội xem xét lại những quyết định hành chính cuối cùng và ‘các khía cạnh pháp lý
của những quyết định xét xử vụ việc ở cấp sơ thẩm’ được quy định trong Điều 41.4.
Tuy nhiên,
đoạn 4 quy định rằng ‘không bắt buộc tạo cơ hội xét lại việc tuyên bố tha
bổng trong các vụ án hình sự’.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

5
Điều 41.5 gồm một tuyên bố chung ghi nhớ rằng việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở
một nước Thành viên không được đặt ở vị trí cao hơn so với việc thực thi các quyền
khác. Vì vậy không chỉ không có nghĩa vụ thiết lập một hệ thống tòa án riêng biệt về
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Điều 41.5 còn quy định rằng không có ‘nghĩa vụ trong
việc phân chia các nguồ
n lực giữa thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thực thi pháp luật
nói chung’. Tuy vậy, điều khoản này không tránh khỏi những nghĩa vụ quy định các
thủ tục thực thi khẩn trương và tạo cơ hội cho các bên quan tâm được lắng nghe và
có cơ hội khiếu nại vụ việc. Những nghĩa vụ này tất yếu sẽ kéo theo việc triển khai
các nguồn lực, phụ thuộc vào mức tài trợ hi
ện có mà bộ phận tòa án của nước đó
nhận được, và có thể đòi hỏi việc phân bổ ưu đãi các nguồn lực đối với việc thực thi
quyền sở hữu trí tuệ của tòa án.
Các thủ tục dân sự
Trong mối quan hệ với các quyền sở hữu trí tuệ được đề cập đến trong Hiệp định
TRIPS, Điều 42 quy định các quốc gia thành viên phải đáp
ứng các thủ tục tố tụng

dân sự về thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với các chủ thể quyền, kể cả các liên
đoàn và các hiệp hội có tư cách pháp lý hưởng các quyền đó. Điều 42 yêu cầu các
thủ tục này phải công bằng và bình đẳng trong đó bị đơn có quyền ‘được thông báo
bằng văn bản một cách kịp thời và đầy đủ, kể cả c
ăn cứ khiếu kiện’.
Sự có mặt của luật sư độc lập cũng được quy định trong Điều 42. Tất cả các bên
tham gia các thủ tục này ‘sẽ có quyền chính đáng chứng minh cho yêu sách của
mình và trình bày tất cả các bằng chứng có liên quan’ mà không cần các thủ tục áp
đặt ‘các quy định phiền toái quá mức liên quan đến việc đương sự buộc phải có
mặt’.
Tóm lại, Điều 42 quy định các thủ t
ục ‘sẽ cung cấp phương tiện xác định và bảo vệ
các thông tin bí mật, trừ khi điều này trái với các quy định của hiến pháp hiện hành’.
Bằng chứng
(a) Phát hiện và thẩm vấn
Như thông lệ trong tố tụng dân sự ở phần lớn các nền tài phán, Điều 43.1 quy định
các thủ tục về bản chất của việc phát hiện và quản lý những lời thẩm vấn, khi mộ
t
bên có liên quan ‘đưa ra các chứng cứ có sẵn một cách hợp lý nhằm hỗ trợ cho lời
khai và xác định các chứng cứ có liên quan đến việc chứng minh lời khai trong sự
kiểm soát của bên phản đối’. Mối quan ngại đặc biệt sâu sắc trong việc tố tụng liên
quan đến sáng chế là những thủ tục tiền xét xử có thể dẫn đến việc các bí mật
thương mại bị bộc lộ. Đ
iều 43.1 quy định rằng việc tạo ra các chứng cứ có thể bị bắt
buộc, ‘tùy thuộc vào các điều kiện đảm bảo bảo vệ thông tin mật trong các trường

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

6
hợp thích hợp”. Ở Vương quốc Anh, trong những trường hợp này, nguyên đơn được

yêu cầu đưa ra những “căn cứ khó chối cãi’ nghi ngờ bị đơn đang xâm phạm quyền
của nguyên đơn. Khi có những quan ngại về việc bộc lộ các bí mật thương mại đối
với cạnh tranh thương mại, tòa án có thể yêu cầu một chuyên gia độc lập tiến hành
việc điều tra các chứng c
ứ đã được phát hiện.
Trong trường hợp một bên tham gia vụ kiện ‘một cách tự ý và không có lý do chính
đáng từ chối truy cập hay không cung cấp thông tin cần thiết trong thời hạn hợp lý,
hoặc cản trở thủ tục liên quan đến việc thực thi quyền,’ Điều 43.2 cho phép các quốc
gia thành viên có thể cho các cơ quan xét xử đưa ra các quyết định tạm thời và quyết
định cuối cùng, khẳng định hoặc phủ đị
nh dựa trên cơ sở thông tin được đệ trình’.
Điều này bao gồm cả ‘đơn tố cáo hoặc đơn kiện của bên chịu bất lợi vì bị từ chối
truy cập thông tin’. Tuy thế, Điều 43.2 có lợi cho các bên trình bày ý kiến, lý lẽ hoặc
chứng cứ đã được đưa ra.
(b) Bảo vệ và Lưu giữ Chứng cứ
Trong trường hợp xâm phạm bản quyền và làm giả nhãn hiệu, bị
đơn sẽ không
thường xuyên sẵn sàng để trả lời các câu hỏi thẩm vấn hoặc để tìm hiểu tài liệu.
Thực tế trong quá trình điều tra các chứng cứ có liên quan sẽ lập tức bị xóa bỏ hoặc
tiêu hủy. Nhằm giải quyết vấn đề này, Tòa án phúc thẩm của Anh trong vụ Anton
Piller kiện Manufacturing Processes
2
đã chấp nhận một thủ tục xử kín đối với đơn
kiện của một bên, một thủ tục được cấp cho nguyên đơn mà bị đơn, được tư vấn bởi
đại diện pháp lí của mình, cho phép người nộp đơn kiểm tra địa điểm của bị đơn để
thu giữ, sao chép hoặc chụp ảnh tài liệu có thể được sử d
ụng làm vật chứng đối với
hành vi xâm phạm quyền đã bị tố cáo. Bị đơn có thể bị bắt buộc giao nộp hàng hóa
vi phạm và công cụ, và có thể phải cung cấp thông tin về nguồn cung cấp và điểm
đến của hàng hóa vi phạm.

Một thủ tục tương tự, gọi là saisie-contrefaçon, đã được phát triển bởi hệ thống tòa
án của Pháp. Vì bản chất ngoại lệ của nhữ
ng thủ tục này, trong sự ảnh hưởng của
chúng đến quyền dân sự của mỗi cá nhân, sau khi chứng minh có một vụ xâm phạm
quyền hiển nhiên, tòa án yêu cầu phải có chứng cứ rằng có khả năng chứng cứ về tài
sản của bị đơn sẽ bị tiêu hủy trước khi hai bên soạn thảo đơn kiện. Bên cạnh đó, tòa
án của Anh yêu cầu bảo vệ người có mặt lúc kiểm tra, công vi
ệc này được thực hiện
trong giờ làm việc, có đại diện pháp lý của cả hai bên, đôi khi có cả luật sư giám sát
trung gian là người có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục này. Việc từ
chối tuân theo thủ tục bắt giữ sẽ dẫn đến việc coi thường tòa án. Ngoài ra, việc sử
dụng thủ tục này với mục đích lạm dụng sẽ gây ra sự bồi thường đáng kể
cho bị đơn.

2 [1976] RPC 719

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

7
Thủ tục sie-contrefaçon và thủ tục Anton Piller được thông qua trong hệ thống được
quy định trong Điều 50 của Hiệp định TRIPS đối với việc thực hiện ‘các biện pháp
tạm thời’ bởi các cơ quan xét xử. Điều 50.1 quy định rằng các cơ quan xét xử sẽ có
thẩm quyền ‘đưa ra các biện pháp tạm thời khẩn cấp và hiệu quả: ‘(b) nhằm bảo tồn
các chứng c
ứ có liên quan đối với vi phạm đã bị tố cáo’.
Đối với thủ tục Anton Piller, Điều 50.2 cho phép các cơ quan xét xử có thẩm quyền
‘thông qua các biện pháp tạm thời trước khi nghe bị đơn trình bày nếu thích hợp,…
khi có nguy cơ hiện hữu cho thấy chứng cứ sắp bị tiêu hủy.’ Các cơ quan xét xử
cũng có thể căn cứ vào Điều 50.3 ‘yêu cầu nguyên đơn cung cấp chứng cứ bất k
ỳ

mà có thể được một cách hợp lý đủ sức thuyết phục rằng nguyên đơn là chủ sở hữu
quyền’ và rằng một vụ xâm phạm quyền đã xảy ra hoặc sắp xảy ra. Mặt khác, Điều
50.5 quy định rằng để giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền thực thi biện pháp tạm thời,
‘người nộp đơn có thể bị yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết để
xác định hàng
hóa có liên quan’.
Đối với những biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng và bảo vệ quyền của bị đơn, Điều
50.3 quy định người nộp đơn tuân thủ việc ‘bảo vệ hoặc bảo đảm tương đương’ và
Điều 50.4 quy định rằng khi các biện pháp tạm thời được thông qua trước khi nghe
bị đơn trình bày ý kiến, phải thông báo cho các bên bị áp dụng biện pháp
đó ‘mà
không được trì hoãn chậm nhất là sau khi thực hiện các biện pháp đó’. Khoản 4 cũng
quy định đối với việc ‘xem xét lại, kể cả quyền được lắng nghe yêu cầu của bị đơn
‘nhằm quyết định, trong khoảng thời gian hợp lý thông báo các biện pháp đó’ liệu
chúng có được ‘sửa đổi, thu hồi hoặc chứng thực’ hay không. Bên cạnh đó, nếu các
thủ tục tố tụng dẫn
đến xét xử vụ việc không được tiến hành trong một thời gian hợp
lý, Điều 50.6 cho phép bị đơn yêu cầu việc thu hồi các biện pháp tạm thời hoặc
quyết định rằng chúng hết hiệu lực.
Tương tự với các biện pháp bảo đảm đã được phát triển trong mối quan hệ với thủ
thục saisie-contrefaçon và Anton Piller, Điều 50.7 quy định việc bồi thường cho bị
đơn khi ‘các bi
ện pháp tạm thời bị thu hồi hoặc khi chúng có sai sót do hành vi bất
kỳ hay do nguyên đơn bỏ sót, hoặc khi được biết rằng không có hành vi xâm phạm
quyền hoặc nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’.
Lệnh của tòa án
(a) Giới thiệu
Một biện pháp dân sự quan trọng đối với việc bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ là sự
giảm nhẹ về mặt mệnh lệ
nh. Đặc biệt, khi hành vi xâm phạm quyền có thể gây thiệt

hại hoặc phá hoại việc tạo lập uy tín thương mại khi đưa ra ra một sản phẩm mới.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

8
Tương tự, việc làm giả rộng rãi một sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu có thể có
tác động hủy hoại tính phân biệt của nhãn hiệu của người chủ sở hữu, do đó có thể
làm cho việc đăng ký nhãn hiệu mất hiệu lực. Điều 44 cho phép các cơ quan luật
pháp có quyền ‘ra lệnh cho một bên chấm dứt hành vi xâm phạm quyền, ngoài các
mục đích khác, nhằm ngăn ch
ặn việc xâm nhập các kênh thương mại trong quyền
hạn xét xử của mình đối với hàng nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’.
Lệnh của tòa án có thể được đưa ra theo Điều 44 căn cứ vào hành vi xâm phạm
quyền. Khi bằng chứng về việc lừa dối người tiêu dùng là đặc điểm cốt lõi của một
vụ xâm phạm quyền, biện pháp được đề cậ
p nêu trong Điều 44 có thể vô giá trị khi
thời gian cần thiết được yêu cầu để tạo cơ hội cho người tiêu dùng bị lừa dối. Sau
khi điều này xảy ra, sẽ là vô ích khi hi vọng rằng sự việc lừa dối này không được
thực hiện. Trong trường hợp đó, điều khoản về giảm nhẹ tạm thời là rất cần thiết.
(b) Mệnh lệnh tạm thời

Điều 50.1 quy định rằng các cơ quan xét xử ‘có quyền ra lệnh áp dụng những biện
pháp khẩn cấp tạm thời và hữu hiệu… (a) để ngăn chặn việc xảy ra hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ’. Ngữ cảnh liên quan đến thương mại của chế tài này
được nhấn mạnh bởi tính đặc thù bổ sung trong đoạn phụ (a) rằng các biện pháp tạm
thời có thể đượ
c áp dụng ‘để ngăn chặn việc xâm nhập vào các kênh thương mại
trong quyền hạn xét xử của mình đối với hàng hóa, kể cả hàng nhập khẩu ngay sau
khi thông quan.
Về vấn đề thực hiện mệnh lệnh tạm thời, mặc dù chỉ dự định có hiệu quả về mặt bảo

quản, nhưng thực tế nó sẽ là cơ sở cho quyết định cuối cùng về quyền c
ủa các bên,
vì hiếm khi bên thua sẽ tiến hành quyết định giảm nhẹ cuối cùng sau phiên tòa tạm
thời. Nếu xảy ra khiếu nại, thường sẽ có vấn đề giảm nhẹ tạm thời. Điều 50.6 quy
định bị đơn có thể yêu cầu thu hồi các biện pháp tạm thời ‘nếu thủ tục tố tụng dẫn
đến việc xét xử vụ kiện không được tiến hành trong một thời hạ
n hợp lý, sẽ do cơ
quan xét xử quyết định’. Khi thời hạn đó chưa được quyết định, Điều 50.6 quy định
thời hạn đó là 20 ngày làm việc hoặc 31 ngày theo lịch, tính theo thời hạn nào dài
hơn.
Trong các vụ kiện về sở hữu trí tuệ, thiệt hại sẽ có khả năng bồi thường một cách dễ
dàng bằng tiền bồi thường thiệt hại, tòa án có thể dự
a vào việc đảm bảo giảm nhẹ về
mặt mệnh lệnh, điều này là đặc biệt đúng trong trường hợp việc ra lệnh tạm thời có
ảnh hưởng đáng kể đến việc kinh doanh của bị đơn. Mặt khác, khi một vụ vi phạm
bị tố cáo sẽ có một tác động bất lợi đến công việc kinh doanh của nguyên đơn, tòa
án có thể xem xét vấn đề bất lợ
i này để bị đơn được giúp đỡ bằng công việc kinh
doanh của người nộp đơn hay bằng khoản thanh toán từ nó bằng tiền gửi đến tòa án

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

9
trong việc dự đoán bồi thường hoặc chi phí được cấp cho bị đơn. Những quy tắc này
được thông qua tại Điều 50.7, quy định rằng
Nếu các biện pháp tạm thời bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực do hành vi
hay thiếu sót bất kỳ của nguyên đơn, hoặc sau khi nhận ra rằng quyền sở hữu
trí tuệ không bị xâm phạm hoặc nguy cơ bị xâm phạ
m, các cơ quan xét xử sẽ
có quyền ra lệnh buộc nguyên đơn phải trả cho bị đơn một khoản bồi thường

thỏa đáng đối với bất kỳ thiệt hại nào do những biện pháp này gây nên.
(c) Mệnh lệnh cuối cùng
Điều 44 cho phép các cơ quan xét xử ‘ra lệnh cho một bên chấm dứt hành vi xâm
phạm quyền, ngoài các mục đích khác, nhằm ngăn không cho hàng hóa nhập khẩu
xâm phạm quyền sở hữ
u trí tuệ xâm nhập các kênh thương mại trong phạm vi quyền
hạn của họ”.
Lệnh này thường được đưa ra dựa trên cơ sở chuyên quyết. Trong số các yếu tố
được cân nhắc gồm: (a) tiền bồi thường thiệt hại có là một sự đền bù thỏa đáng hay
không; (b) mệnh lệnh sẽ đòi hỏi sự giám sát thường xuyên của tòa án không; (c)
người nộp đơn có tham dự vào hành vi tước bỏ quyền l
ợi, ví dụ, tự xâm phạm quyền
không; và (d) nguyên đơn trì hoãn việc tìm kiếm sự đền bù hay chấp thuận cách
hành xử của bị đơn.
Một cơ sở chuyên quyết khác được thể hiện trong Điều 44 là các quốc gia thành viên
không bị bắt buộc phải quy định chế tài mệnh lệnh ‘đối với các đối tượng được bảo
hộ do một người tiếp nhận hoặc đặt hàng trước khi bi
ết hoặc có căn cứ hợp lý để
biết rằng việc kinh doanh đối tượng đó sẽ dẫn đến việc xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ’. Khó có thể nhìn thấy sự biện minh cho vấn đề này và việc nó sẽ vận dụng như
thế nào trong thực tiễn. Điều 50 cho phép ra các biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn
việc xảy ra hành vi xâm phạm quyền trên cơ sở
đơn của một bên, nếu cần thiết. Có
thể tại thời điểm đó bị đơn phát hiện ra rằng sản phẩm đã được mua đó là hàng xâm
phạm quyền, nhưng không thể ra lệnh cấm sản phẩm đó theo Điều 44 vì bị đơn nhận
biết được về việc xâm phạm quyền sau ngày ký hợp đồng mua bán. Vấn đề này có ý
nghĩa bởi thực t
ế rằng bị đơn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu
vẫn tiếp tục phân phối những sản phẩm xâm phạm quyền.
Thiệt hại và Bồi thường

Điều 45.1 quy định rằng các cơ quan xét xử có quyền ra lệnh ‘buộc người xâm phạm
quyền phải trả cho chủ sở hữu quyền khoản đền bù thỏa đáng
để bồi thường cho
thiệt hại…phải chịu do hành vi xâm phạm quyền của người thực hiện hành vi xâm
phạm quyền khi đã biết hoặc có cơ sở để biết điều đó.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

10
Không có sự trợ giúp nào trong Điều 45.1 giải quyết vấn đề phức tạp về tính toán
mức thiệt hại do hậu quả của việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khi nguyên đơn
và bị đơn là đối thủ cạnh tranh, biện pháp về tiền bồi thường giống như việc bị đơn
trả cho việc đăng ký nếu việc đó được yêu cầu. Theo cách khác, tòa án có thể xem
xét thi
ệt hại mà nguyên đơn phải chịu, thiệt hại này có thể được đánh giá trên cơ sở
lợi nhuận mà bị đơn được hưởng.
Một vấn đề đặc biệt nảy sinh trong việc đánh giá mức thiệt hại mà thương nhân phải
gánh chịu khi các bên không cạnh tranh trong cùng một thị trường. Ví dụ, trong
trường hợp làm giả những sản phẩm có danh tiếng, các bị đơn luôn là những người
s
ản xuất một số lượng lớn các sản phẩm kém chất lượng được bán cho tầng lớp
người tiêu dùng hoàn toàn khác so với những người mua hàng chính hãng. Việc xâm
phạm quyền là không thể chối cãi, nhưng nguyên đơn sẽ không trực tiếp mất khách
hàng cho những kẻ làm hàng giả. Mặt khác, một vài khách hàng có thể bị mất
phương hướng nếu sự có mặt của số lượng lớn hàng giả đã làm mất
đi nét đặc sắc
của sản phẩm chính hãng. Việc tính toán mức thiệt hại của nguyên đơn trong trường
hợp này sẽ cực kỳ khó khăn.
Điều 45.1 được che đậy bằng ngôn ngữ của việc bồi thường đối với những tổn thất
phải chịu. Một cách tiếp cận thay thế mà có thể được dùng để tạo sự lựa chọn cho bị

đơn tính toán lợi nhu
ận. Việc bắt buộc một kẻ làm hàng kém chất lượng hoàn trả lợi
nhuận sẽ tránh được một phép tính khó về ảnh hưởng của việc buôn bán hàng giả
đến công việc kinh doanh của người sở hữu nhãn hiệu.
Nhận biết có tội
Điều 45.1 quy định trình tự bồi thường đối với những người xâm phạm quyền ‘cố ý,
hoặc có cơ sở hợp lý để biết, tham gia vào ho
ạt động xâm phạm’. Một tiêu chuẩn
chung về độ hợp lý thường được áp dụng đối với vấn đề nhận biết có tội. Tòa án đã
có quan điểm về vấn đề này, ví dụ, đối với một người sao chép một sản phẩm mới
có thể được hỏi liệu nó được bảo hộ sáng chế chưa. Thông thường, sự nhận biết
thích hợp được cố
gắng tạo lập thông qua việc gửi thư đình chỉ cho người xâm
phạm. Việc tiếp diễn hành vi xâm phạm quyền sau khi nhận được thư là bằng chứng
về việc nhận biết có tội.
Điều 45.2 cho phép các quốc gia thành viên trao quyền cho các cơ quan xét xử ‘ra
lệnh việc thu hồi lợi nhuận và/hoặc trả các khoản đền bù thiệt hại ấn định trước kể
cả khi người xâm ph
ạm quyền không biết hoặc không có căn cứ hợp lý để biết điều
đó’. Loại chế tài này thường được ra lệnh trong những trường hợp cạnh tranh không
lành mạnh hoặc mạo nhận.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

11
Chi phí
Điều 45.2 cho phép các cơ quan xét xử ‘ra lệnh buộc người xâm phạm quyền trả cho
chủ sở hữu quyền phí tổn bao gồm cả phí thuê luật sư thỏa đáng’. Những chi phí này
có thể bao gồm phí nộp đơn tại tòa, phí cho nhân chứng và loại chi phí bất kỳ liên
quan đến việc chuẩn bị chứng cứ.

Các biện pháp chế tài khác
Điều 46, biện minh cho việc tạo ra một sự ngăn ch
ặn hữu hiệu đối với việc xâm
phạm quyền, cho phép các quốc gia thành viên trao quyền cho các cơ quan xét xử
‘ra lệnh buộc hàng hóa bị phát hiện xâm phạm, mà không có bồi thường dưới hình
thức bất kỳ, sẽ bị loại ra khỏi các kênh thương mại theo cách nào đó để tránh gây tổn
hại bất kỳ đối với chủ thể quyền’. Theo cách khác, nếu các yêu cầu mang tính hiến
pháp hiện có cho phép, hàng hóa xâm phạm có thể bị tiêu hủy. M
ột cản trở mang
tính hiến pháp tồn tại trong một số nền tài phán là nghĩa vụ cung cấp ‘các điều
khoản công bằng’ cho hàng hóa bất kỳ được yêu cầu bắt buộc.
Một quyền năng bổ sung được trao cho các cơ quan xét xử là quyền ‘ra lệnh buộc
các nguyên liệu và phương tiện đã được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hóa xâm
phạm’ tương tự sẽ b
ị loại ra khỏi các kênh thương mại’ theo cách ‘giảm đến mức tối
thiểu nguy cơ xâm phạm tiếp theo’.
Khi xem xét các yêu cầu đối với trình tự loại bỏ hoặc tiêu hủy hàng hóa xâm phạm
quyền và phương tiện được sử dụng để sản xuất loại hàng hóa này, các cơ quan xét
xử được yêu cầu xem xét ‘sự cần thiết phải có tính tương xứng giữa tính nghiêm
trọng của hành vi xâm phạm quyền và các chế tài
được thực hiện cũng như lợi ích
của các bên thứ ba’. Trong trường hợp hàng hóa giả nhãn hiệu, Điều 46 quy định
rằng ‘trừ các trường hợp ngoại lệ, việc đơn thuần gỡ bỏ nhãn hiệu gắn trên hàng hóa
một cách bất hợp pháp không đủ để cho phép hàng hóa đó được đưa vào lưu thông
trong các kênh thương mại’.
Quyền được thông tin
Một cải tiến đặc biệt hữu ích là th
ẩm quyền được đề cập đến trong Điều 47 ‘ra lệnh
buộc người xâm phạm quyền phải thông báo cho chủ sở hữu quyền biết về các bên
thứ ba tham gia vào việc sản xuất và phân phối hàng hoá hoặc dịch vụ xâm phạm

quyền và các kênh phân phối của họ”. Điều 47 tư vấn việc thực hiện quyền lực này
khi nó không ‘tương xứng với mức độ nghiêm trọng củ
a hành vi xâm phạm’. Không
có hướng dẫn về việc đánh giá mức độ nghiêm trọng hoặc tiêu chuẩn đánh giá mức
độ nghiêm trọng hay tiêu chuẩn của mức độ nghiêm trọng có phải là thiệt hại đối với
bên tìm kiếm thông tin hay không, hoặc từ góc độ lợi ích công chúng trong việc

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

12
kiềm chế các hành vi bất hợp pháp. Ví dụ, việc làm giả hàng chất lượng kém ở quy
mô lớn là mối quan tâm nhỏ đối với một thương nhân sản xuất sản phẩm chất lượng
cao khi các sản phẩm này không dễ nhầm lẫn với các sản phẩm của những kẻ làm
hàng giả. Tuy nhiên, công chúng sẽ quan tâm đến việc bảo hộ người tiêu dùng khỏi
hàng chất lượng kém hơn. Công chúng cũng chủ yếu quan tâm
đến nét đặc trưng của
đạo đức thương mại.
Bồi thường cho bị đơn
Nếu ‘các biện pháp thực thi bị lạm dụng’ Điều 48.1 quy định rằng các cơ quan xét
xử có thẩm quyền ra lệnh cho bên ‘đã đưa ra yêu cầu thực hiện các biện pháp thực
thi’ trả ‘khoản bồi thường thỏa đáng cho tổn thất phải chịu do sự lạm dụng đó’ cho
ng
ười bị áp dụng hoặc hạn chế một cách phi lý. Điều 48.1 cũng quy định nguyên
đơn phải trả cho bị đơn ‘một khoản phí thích hợp thuê luật sư’.
Trường hợp miễn cho cán bộ công vụ
Một vấn đề mà các chủ sở hữu quyền phàn nàn về vấn đề áp dụng luật pháp là sự
thất thường và lạm dụng việc thực hiện các thủ tục hành chính của các cán b
ộ công
trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này được nhận thức rõ đặc biệt trong
trường hợp khi người khởi kiện là người nước ngoài. Các cán bộ công có thể được

che chở trong cái vỏ bọc miễn nhiễm lúc nào cũng gắn liền với cơ quan họ. Điều
48.2 quy định rằng trong mối quan hệ với việc điều hành luật bất kỳ liên quan đế
n
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan và cán bộ công sẽ được miễn ‘chỉ…khi
các hành vị được thực hiện hoặc dự định thực hiện một cách có thiện chí nhằm điều
hành các luật đó’.
Chế tài hình sự
(a) Tổng quan
Điều 61 quy định rằng các quốc gia thành viên sẽ quy định các thủ tục và hình phạt
hình sự ‘được áp dụng, ít nhất trong các trường hợp làm gi
ả nhãn hiệu và xâm phạm
bản quyền tác giả một cách cố ý ở quy mô thương mại’. Các chế tài hình sự được đề
cập đến trong Điều này là: ‘phạt tù và/hoặc phạt tiền đủ để ngăn chặn việc xâm
phạm, phù hợp với mức phạt áp dụng đối với mức độ nghiêm trọng tương ứng’.
Cũng trong các trường hợp thích hợp, Điều 61 quy định việ
c ‘tịch thu, tước đoạt và
tiêu hủy hàng hóa xâm phạm và nguyên liệu và phương tiện bất kỳ được sử dụng
chủ yếu để thực hiện hành vi xâm phạm quyền này’.
Điều 61 cũng quy định các thủ tục và hình phạt hình sự được áp dụng trong các
trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ‘đặc biệt khi chúng phạm tội một cách
có chủ ý và ở quy mô thương mại’.