TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
*****

TIỂU LUẬN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐỀ TÀI
NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

Hà Nội, tháng 5 năm 2017


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................2
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI.............4
1. Khái niệm, chức năng, phân loại nhãn hiệu..............................................................4
1.1.

Khái niệm..........................................................................................................4

1.2.

Chức năng.........................................................................................................4

1.3.

Phân biệt nhãn hiệu với thương hiệu.................................................................5

1.4.

Phân loại............................................................................................................6

2. Quyền bảo hộ nhãn hiệu...........................................................................................9
2.1 Đối tượng..............................................................................................................9
2.2. Nội dung quyền..................................................................................................11
2.3. Các hành vi xâm phạm.......................................................................................12
2.4. Ngoại lệ..............................................................................................................14
2.5. Thời hạn bảo hộ..................................................................................................15
II. CASE STUDIES.........................................................................................................16
1. “Instagram” thuộc về ai tại Việt Nam?......................................................................16
1.1. Tóm tắt vụ việc...................................................................................................16
1.2. Xác định đối tượng.............................................................................................16
1.3. Diễn biến cuộc tranh chấp và pháp luật điều chỉnh.............................................16
1.4. Đề xuất...............................................................................................................20
1.5. Kết luận..............................................................................................................21
2. Nhãn hiệu X-men thuộc về ai tại Việt Nam?............................................................22
2.1. Tóm tắt vụ việc...................................................................................................22
2.2. Xác định quyền liên quan...................................................................................22
2.4. Lập luận của các bên..........................................................................................23
2.5. Căn cứ luật pháp và kết luận...............................................................................24
2.6. Kết luận..............................................................................................................26
KẾT LUẬN...................................................................................................................... 27


LỜI MỞ ĐẦU
Ý nghĩa của đề tài
Ngày 01/01/2006, Bộ luật Dân sự năm 2005 có hiệu lực, bao gồm các điều khoản
quy định các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu và tên thương mại, tạo cơ sở cho các quy
định tại Luật Sở hữu trí tuệ. Ngày 1-7-2006, Luật Sở hữu trí ṭ năm 2005 có hiệu lực; và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí ṭ có hiệu lực từ ngày 01/01/2010
quy định chi tiết và cụ thể hơn về những vấn đề thuộc quyền liên quan nhãn hiệu và tên
thương mại; bao gồm đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ, điều kiện bảo hộ, nội dung quyền,

giới hạn quyền và thời hạn bảo hợ, chủ sở hữu… Tiếp đó, những văn bản hướng dẫn thi
hành cũng được ban hành, đó là: Nghị định của Chính phủ số 100/2006/NĐ-CP ngày
21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bợ luật dân sự, Luật
sở hữu trí ṭ; Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ luật dân sự,…
Có thể nói, hệ thống pháp luật Việt Nam đã tạo hành lang pháp lý an toàn để
khuyến khích và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty về các vấn đề liên quan
bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại. Hệ thống này là phương tiện để các chủ thể sử dụng
nhằm bảo vệ quyền lợi của mình đồng thời là cơng cụ quản lý của các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền.
Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu về Quyền liên quan nhãn hiệu và tên thương mại, đồng
thời phân tích hai vụ tranh chấp liên quan đến vấn đề nhãn hiệu để làm rõ hơn các phân
tích nêu trên.


I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI
1. Khái niệm, chức năng, phân loại nhãn hiệu.
1.1. Khái niệm.
Theo định nghĩa của USTOP, nhãn hiệu là dấu hiệu có khả năng phân biệt dùng để
phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của mợt doanh nghiệp với những hàng hóa và dịch vụ
của các doanh nghiệp khác.
Theo Luật SHTT Việt Nam năm 2005, khái niệm nhãn hiệu được quy định tại điều
4 như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức,
cá nhân khác nhau”
Nhìn chung, bất kỳ chữ cái, từ ngữ, chữ số, hình vẽ, màu sắc, hình ảnh, sự sắp đặt,
tiêu đề quảng cáo, nhãn hàng hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu kể trên được sử dụng để
phân biệt hàng hóa và dịch vụ của các cơng ty khác nhau có thể được coi là nhãn hiệu. Ở
một số nước, các khẩu hiệu quảng cáo cũng được coi là nhãn hiệu và có thể được đăng ký

mợt cách bình thường tại các cơ quan nhãn hiệu quốc gia. Ngày càng có nhiều nước cho
phép việc đăng ký các nhãn hiệu ít tính truyền thống hơn như dấu hiệu ba chiều (ví dụ,
chai Coca-Cola hoặc thành Socola Toblerone), dấu hiệu nghe nhìn thấy được (âm thanh,
ví dụ, tiếng gầm của sư tử hoặc sử dụng trước các bộ phim do Tập đoan Metro-GoldwynMayer (MGM) sản xuất) hoặc dấu hiệu khứu giác (mùi, ví dụ, nước hoa). Tuy nhiên,
nhiều nước giới hạn về dấu hiệu có thể được đăng ký làm nhãn hiệu, nhìn chung, chỉ cho
phép đăng ký các nhãn hiệu có thể nhìn thấy được hoặc có thể được thể hiện theo hình
họa. Pháp luật Việt Nam cũng đặt điều kiện này đối với việc bảo hợ nhãn hiệu.
1.2. Chức năng.
Các chức năng chính của nhãn hiệu là:
• Giúp khách hàng nhận ra sản phẩm (dù là hàng hóa hoặc dịch vụ) của mợt công
ty cụ thể nhằm phân biệt chúng với các sản phẩm trùng hoặc tương tự do các đối thủ cạnh
tranh cung cấp. Khách hàng hài lịng với mợt sản phẩm cụ thể rất có khả năng lại mua


hoặc sử dụng sản phẩm đó trong tương lai. Do vậy, họ cần phân biệt được một cách dễ
dàng giữa các sản phẩm trùng hoặc tương tự.
• Giúp cho doanh nghiệp phân biệt sản phẩm của họ với sản phẩm của đối thủ
cạnh tranh. Do vậy, nhãn hiệu có mợt vai trò then chốt trong chiến lược quảng cáo và tiếp
thị của cơng ty nhằm xây dựng hình ảnh và uy tín về các sản phẩm của cơng ty trong mắt
người tiêu dùng.
• Tạo đợng lực cho các cơng ty đầu tư vào việc duy trì hoặc nâng cao chất lượng
sản phẩm nhằm bảo đảm rằng sản phẩm mang nhãn hiệu có uy tín tốt.
1.3. Phân biệt nhãn hiệu với thương hiệu.
Sự khác nhay giữa thương hiệu và nhãn hiệu. Hiện nay trên thực tế hoạt động kinh
doanh thương mại của các công ty, hai khái niệm thương hiệu và nhãn hiệu gần như được
hiểu đồng nhất và khó phân biệt khi đề cập đến hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá
nhân.
Khái niệm nhãn hiệu đã được quy định rõ trong luật sở hữu trí tuệ là “dấu hiệu
dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau” còn khái niệm
thương hiệu vẫn chưa được quy định trong pháp luật Việt Nam nhưng lại được sử dụng

khá thông dụng trong thực tiễn để thay cho khái niệm nhãn hiệu. Tuy nhiên, đây là hai
khái niệm khác nhau và theo pháp luật của mợt số nước thì đã được phân biệt khá rõ.
Thứ nhất, thương hiệu là khái niệm rộng hơn so với nhãn hiệu. Khi nhắc đến tên
gọi, biểu tượng logo của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các cơng ty, tổ chức khác
nhau người ta đều có thể gọi nó là nhãn hiệu hoặc thương hiệu. Tuy nhiên, khác với nhãn
hiệu, thương hiệu được đề cập với cách hiểu rợng hơn là tất cả những cái gì gắn liền với
sản phẩm, dịch vụ để có thể tạo ra chỗ đứng của sản phẩm, dịch vị đó trong lịng người
tiêu dùng. Vì vậy, thương hiệu là sự kết hợp của nhãn hiệu, khẩu hiệu, nhạc hiệu hay, chỉ
dẫn địa lý gắn liền với sản phẩm, dịch vụ…Thương hiệu chính là sự kết hợp của các yếu
tố này để tạo nên hình ảnh, vị trí của sản phẩm, dịch vụ của công ty, tổ chức trong mắt
người tiêu dùng. Chằng hạn như: khẩu hiệu “hãy nói theo cách của bạn” kết hợp với logo


hình ảnh, màu sắc làm nên thương hiệu cho dịch vụ Viettel trong lòng người tiêu dùng.
Còn nhãn hiệu chỉ là tên dịch vụ Viettel, hình ảnh logo để phân biệt với các dịch vụ viễn
thơng khác.
Thứ hai, vị trí của nhãn hiệu và thương hiệu. Nhãn hiệu là một khái niệm pháp lý
được thừa nhận khi được đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền và được bảo hợ trong
thời hạn 10 năm và có thể kéo dài bằng việc gia hạn. Cịn thương hiệu phải mất mợt thời
gian dài để tạo dựng qua việc tạo dựng hình ảnh hàng hóa, dịch vụ và cả hình ảnh của
cơng ty trong mắt người tiêu dùng và để được người tiêu dùng cơng nhận. Do đó, thương
hiệu có thể tồn tại mãi mãi mà không bị giới hạn về mặt thời gian và được biết đến rộng
rãi hơn so với nhãn hiệu.
Thứ ba, hoàn cảnh sử dụng. Nhãn hiệu là khái niệm pháp lý đã được thừa nhận
nên nó được sử dụng trong tất cả các loại giấy tờ pháp lý gắn liền với sản phẩm, dịch vụ.
Còn thương hiệu khơng phải là khái niệm pháp lý nên nó chỉ được sử dụng trong thực
tiễn hoạt động kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.
1.4. Phân loại.
● Dựa vào dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu thì có 3 loại nhãn hiệu:
- Nhãn hiệu chữ: bao gồm các chữ cái (có thể kèm theo cả chữ số), từ (có nghĩa

hoặc khơng có nghĩa; có thể là tên gọi, từ tự đặt…), ngữ (một cụm từ, có thể là mợt khẩu
hiệu trong kinh doanh)…
VD: Nike, Vital
- Nhãn hiệu hình: bao gồm hình vẽ, ảnh chụp, biểu tượng, hình khối (hình khơng
gian ba chiều);
- Nhãn hiệu kết hợp: kết hợp cả từ ngữ và hình ảnh. Những nhãn hiệu này có thể
được thể hiện đen trắng hoặc kết hợp cả màu sắc.
● Dựa vào tính chất, chức năng của nhãn hiệu:


- Nhãn hiệu hàng hóa (trademarks): là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa của những
người sản xuất khác nhau;
- Nhãn hiệu dịch vụ (service marks): là dấu hiệu để phân biệt dịch vụ do các chủ
thể kinh doanh khác nhau cung cấp.
- Nhãn hiệu tập thể (collective marks)
Nhãn hiệu tập thể thường thuộc sở hữu của một hiệp hội hoặc hợp tác xã mà các
thành viên có thể sử dụng nhãn hiệu tập thể để tiếp thị các sản phẩm của mình. Hiệp hợi
đó thường xây dựng tập hợp các tiêu chuẩn về sử dụng nhãn hiệu tập thể (chẳng hạn tiêu
chuẩn chất lượng ) và cho phép các thành viên sử dụng nhãn hiệu đó nếu họ đáp ứng các
tiêu chuẩn đó. Nhãn hiệu tập thể có thể là xem như mợt hình thức liên kết hiệu quả trong
việc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của mợt nhóm doanh nghiệp.
Theo quy định của pháp luật khái niệm về nhãn hiệu tập thể được hiểu như sau:
Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên
của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không
phải là thành viên của tổ chức đó.
- Nhãn hiệu chứng nhận (certification marks):
Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá
nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc
tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp
dịch vụ, chất lượng, đợ chính xác, đợ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch

vụ mang nhãn hiệu.
Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu do các tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng
nhận chất lượng, đặc tính… của hàng hóa, dịch vụ đăng ký, sau đó tổ chức này có quyền
cấp phép sử dụng cho bất kỳ chủ thể sản xuất, kinh doanh nò nếu hàng hóa, dịch vụ của
họ đáp ứng các tiêu chuẩn do chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận đặt ra.


Sự khác biệt giữa nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu tập thể
chỉ có thể do các thành viên của tổ chức tập thể sử dụng, trong khi nhãn hiệu chứng nhận
có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn định sẵn.
Đăng ký nhãn hiệu đối với một số nhãn hiệu chứng nhận đã được thực hiện tại
Việt Nam, ví dụ như đăng ký Chè Ba Vì, Sữa Ba Vì, Phở Nam Định.
- Nhãn hiệu liên kết:
Nhãn hiệu liên kết là nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự
nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với
nhau. Việc đăng ký nhãn hiệu liên kết mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu nhãn hiệu.
Chủ sở hữu các nhãn hiệu liên kết được đợc qùn sử dụng dấu hiệu có khả năng phân
biệt cho nhiều loại hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhãn hiệu liên kết tạo uy
tín cho những sản phẩm, dịch vụ mới của doanh nghiệp bởi nhãn hiệu đã từng được biết
đến và chiếm được sự tín nhiệm của người tiêu dùng.
- Nhãn hiệu nổi tiếng (famous marks):
Những nhãn hiệu này là sự kết tinh nỗ lực kinh doanh của doanh nghiệp cả về trí
ṭ và vật chất, vì vậy nhãn hiệu nổi tiếng là tài sản có giá trị rất lớn.
Mợt số quốc gia phân biệt hai cấp độ: nhãn hiệu nổi tiếng (well – known marks) là
nhãn hiệu được biết đến rộng rãi trong phạm vi quốc gia và nhãn hiệu rất nổi tiếng
(famous marks) là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế, mang tính
toàn cầu. Những nhãn hiệu được coi là nổi tiếng toàn cầu có thể kể đến như: CocaCola,
NOKIA, Google, Microsoft…
Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người
tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam như: Trung Nguyên cho sản phẩm

và dịch vụ bán cà phê; Biti’s cho giày dép; Vietnam Airlines cho dịch vụ vận chuyển hàng
không…
Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ theo cơ chế riêng, khác với bảo hộ nhãn hiệu
thường.


2. Quyền bảo hộ nhãn hiệu.
2.1 Đối tượng
Đối tượng được bảo hợ của nhãn hiệu, khơng gì khác, chính là nhãn hiệu. Vậy làm
thế nào để một dấu hiệu thuộc các đối tượng nêu trên có thể được bảo hợ làm nhãn hiệu?
a) Điều kiện để một đối tượng được bảo hợ nhãn hiệu
Hai điều kiện tiên quyết đó là nó phải có khả năng phân biệt và tính khơng lừa
dối giữa hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu vói hàng hóa, dịch vụ của chủ thể
khác.
● VD về tính phân biệt: Để có tính phân biệt, nhãn hiệu phải tự có khả năng phân
biệt hàng hóa và dịch vụ. Ví dụ từ "apple" (quả táo). Trong khi từ "Apple" (quả
táo) là mợt nhãn hiệu có tính phân biệt ở mức độ cao cho sản phẩm máy tính, bởi
vì nó khơng liên quan gì tới sản phẩm máy tính, nhưng nó lại khơng có tính phân
biệt nếu được sử dụng đối với quả táo thực. Nói cách khác, ai đó trồng và bán táo
sẽ khơng thể đăng ký từ "apple" (quả táo) để làm nhãn hiệu và bảo hợ nó, bởi vì
đối thủ cạnh tranh của anh ta có thể phải sử dụng từ này để mơ tả hàng hóa của họ.
Vì vậy, nói chung mợt nhãn hiệu khơng có tính phân biệt nếu nó mang tính mơ tả.
● VD về tính khơng lừa dối: Mợt nhãn hiệu có khả năng lừa dối là nhãn hiệu chỉ ra
rằng hàng hóa mang nhãn hiệu đó có chất lượng nào đó trong khi nó lại khơng có
chất lượng đó. Mợt ví dụ là nhãn hiệu "Da thật" (Real Leather) cho hàng hóa
khơng phải làm bằng da thật.
b) Những đối tượng không được bảo hộ làm nhãn hiệu
Các đối tượng sở hữu các đặc điểm ở dưới đây sẽ không được bảo hợ làm nhãn
hiệu.
● Tên gọi chung:

Ví dụ nếu cơng ty bạn có ý định đăng ký nhãn hiệu CHAIR (có nghĩa là ghế) để
bán sản phẩm ghế, nhãn hiệu sẽ bị từ chối do “chair” là tên gọi chung của sản phẩm.


● Nhãn hiệu có tính mơ tả: đó là những từ ngữ thường được sử dụng trong thương
mại để mô tả sản phẩm.
Ví dụ nhãn hiệu SWEET (nghĩa là ngọt) có thể bị từ chối khi đăng kí cho sơ cơ la
vì tính mơ tả của nó. Trên thực tế, sẽ là không công bằng khi trao cho một nhà sản xuất sô
cô la độc quyền đối với từ “sweet” để tiếp thị sản phẩm của mình. Tương tự các thuật ngữ
chỉ chất lượng hoặc tán dương sản phẩm như RAPID (nhanh) BEST (tốt nhất) CLASSIC
(kinh điển) INNOVATIVE (đột phá) có khả năng làm phát sinh sự phản đối tương tự trừ
khi chúng là một bộ phận của một nhãn hiệu có khả năng phân biệt khác. Trong những
trường hợp trên, có thể cần phải có lời khước từ “disclaimer” để khẳng định rằng khơng
có ý định bảo hợ đợc qùn bợ phận đó của nhãn hiệu.
● Nhãn hiệu có tính lừa dối:
Đó là những nhãn hiệu có khả năng đánh lừa hoặc lừa dối người tiêu dùng về bản
chất, chất lượng, nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Ví dụ, tiếp thị bơ thực vật với một nhãn
hiệu mô tả con bị sữa có thể bị từ chối với lí do bị coi là lừa dối người tiêu dùng vì họ có
thể liên hệ nhãn hiệu với các sản phẩm hàng ngày (nghĩa là bơ).
● Nhãn hiệu bị coi là trái với trật tự công cộng và đạo đức:
Những từ ngữ, sự minh họa bị coi là vi phạm các chuẩn mực về đạo đức và tôn
giáo được chấp nhận rợng rãi ở nước đăng ký bảo hợ thì nhìn chung khơng được phép
đăng ký làm nhãn hiệu.
● Quốc kỳ, huy hiệu, dấu xác nhận chính thức và biểu tượng của quốc gia và các tổ
chức quốc tế đã được thơng báo cho Văn phịng quốc tế WIPO bị loại ra khỏi đối
tượng đăng ký.
● Đơn đăng ký còn bị từ chối nếu nhãn hiệu xung đột với quyền của các nhãn hiệu
có trước.
Có 2 nhãn hiệu trùng nhau (hoặc rất giống nhau) dùng cho cùng loại sản phẩm có
thể gây ra nhầm lẫn với người sử dụng. Mợt số cơ quan nhãn hiệu kiểm tra sự xung đột

với các nhãn hiệu đang được bảo hộ (kể cả các nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký) như là


mợt phần của quy trình đăng ký, trong khi nhiều cơ quan nhãn hiệu khác chỉ thực hiện
việc này khi nhãn hiệu bị bên thứ ba phản đối sau khi công bố nhãn hiệu. Trong trường
hợp bất kỳ, nếu cơ quan quản lý nhãn hiệu thấy rằng nhãn hiệu của bạn bị trùng với hoặc
tương tự tới mức gây nhầm lẫn với mợt nhãn hiệu có trước cho mợt sản phẩm trùng hoặc
tương tự, nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối hoặc hủy bỏ. Do đó, việc tránh sử dụng các nhãn
hiệu có nguy cơ bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với những nhãn hiệu trước
được coi là một giải pháp thông minh.
2.2. Nội dung quyền.
2.2.1. Các quyền bảo hộ (Rights)
Khi trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu thì chủ sở hữu sẽ có các qùn sau đây:
(1) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy
định tại Điều 124 và Chương X của Luật Sở hữu trí tuệ.
Điều 124. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Khoản 5 Điều 124. Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Gắn nhãn hiệu được bảo hợ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh
doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn
hiệu được bảo hộ;
c) Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.
(2) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại
Điều 125 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Điều 125. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Khoản 1 Điều 125. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân
được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người
khác sử dụng đối tượng sở hữu cơng nghiệp nếu việc sử dụng đó khơng thuộc các trường
hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.



Quyền ngăn cấm sử dụng nhãn hiệu không được áp dụng đối với trường hợp tại
điểm g, khoản 2, điều 125 quy định về ngoại lệ đối với nhãn hiệu:
g) Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hợ nếu nhãn
hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nợp đơn đăng ký chỉ dẫn
địa lý đó
(3) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X của Luật
Sở hữu trí tuệ: CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
2.2.2. Giới hạn quyền (Exclusions)
Các điều luật liên quan đến giới hạn quyền
Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bị giới hạn theo Điều 7 của Luật Sở hữu trí
tuệ 2005.
Điều 7. Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ
1. Chủ thể quyền sở hữu trí ṭ chỉ được thực hiện qùn của mình trong phạm vi
và thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật này.
2. Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ khơng được xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, lợi ích cơng cợng, qùn và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không
được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các
lợi ích khác của Nhà nước, xã hợi quy định tại Luật này, Nhà nước có qùn cấm hoặc
hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện qùn của mình hoặc ḅc chủ thể qùn
sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng mợt hoặc mợt số qùn của
mình với những điều kiện phù hợp; việc giới hạn quyền đối với sáng chế tḥc bí mật
nhà nước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2.3. Các hành vi xâm phạm.
Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là việc sử dụng
nhãn hiệu trong phạm vi và thời hạn bảo hộ mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu


nhãn hiệu, trừ các trường hợp sử dụng hạn chế (Điều 132 - 137 Luật SHTT). Theo Điều

129 Luật SHTT, hành vi sử dụng nhãn hiệu mà không xin phép chủ sở hữu có thể diễn ra
dưới nhiều dạng:
● Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ
trùng với hàng hoá, dịch vụ tḥc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu
đó; nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá,
dịch vụ;
Trong trường hợp này, bên xâm phạm sử dụng chính nhãn hiệu đã được bảo hợ
trước để gắn lên hàng hóa, dịch vụ của mình mà cũng cùng loại với hàng hóa của
nhãn hiệu đã được bảo hợ đó. Ví dụ, mợt nhà sản xuất A sử dụng chai nước giải
khát Coca-cola để đựng cho sản phẩm nước giải khát của mình và tung ra thị
trường thì có thể xem các hàng hóa này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
●

Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ
tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm
theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn
gốc hàng hoá, dịch vụ;

Trường hợp này, bên xâm phạm sử dụng chính nhãn hiệu đã được bảo hợ trước
đó cho các hàng hóa, dịch vụ của mình mà cũng tương tự với hàng hóa của nhãn
hiệu đã được bảo hợ. Tương tự như trên, nếu nhà sản xuất A cũng sử dụng nhãn
hiệu Coca-cola để gắn lên các sản phẩm khác bánh mì kẹp thịt, bánh ngọt, vốn
khơng phải là sản phẩm trùng với nhãn hiệu đã đăng ký, nhưng lại là sản phẩm
tương tự và cùng tḥc nhóm sản phẩm thì cũng bị coi là giả mạo nhãn hiệu.
● Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch
vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục
đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm
lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ (sản xuất, lưu thông, bán, tiêu thụ hàng
nhái);



Trong trường hợp này, bên vi phạm có thể sử dụng nhãn hiệu tương tự, gây
nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã được bảo hợ trước đó cho hàng hóa, dịch vụ của
mình mà trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa đã được đăng ký kèm theo
nhãn hiệu đó. Ví dụ điển hình cho hành vi xâm phạm này là các sản phẩm nước
tinh khiết đóng chai có tên gọi tương tự với nhãn hiệu AQUAFINA của Công ty
PepsiCo, ví dụ như Aqualeader, Aquafamily, Aquanova.
● Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu
hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá,
dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và
không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ
mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về
nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người
sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.
Trong trường hợp này, bất kể hành vi nào liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng, dù
sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu cho bất kỳ hàng hóa, dịch vụ
nào khơng nhất thiết phải trùng hoặc có liên quan đến các hàng hóa, dịch vụ đã
đăng ký của nhãn hiệu nổi tiếng đều bị xem là hành vi xâm phạm. Ví dụ nếu nhãn
hiệu Coca-Cola được cơng nhận là nổi tiếng tại Việt Nam thì bất kể hành vi nào sử
dụng nhãn hiệu Coca-Cola cho các sản phẩm dù không liên quan đến sản phẩm
nước giải khát như giày da, hóa chất, xây dựng, v.v… thì cũng đều là hành vi xâm
phạm.
2.4. Ngoại lệ
Đối ngược lại với việc độc quyền sử dụng, pháp luật cũng quy định một số hành vi
sử dụng không thuộc độc quyền của chủ sở hữu (ai cũng được sử dụng, không cần phải
xin phép chủ sở hữu nhãn hiệu).
● Bán lại các đối tượng được bảo hợ do chính chủ sở hữu hay người được chủ
sở hữu mang ra thị trường (exhaustion of right).



VD: mợt người mua C2 ở tỉnh này có thể đem đúng sản phẩm C2 đó bán ở tỉnh
khác mà không cần phải xin phép Tân Nhật Phát.
●

Sử dụng nhãn hiệu khơng nhằm mục đích kinh doanh như: giảng dạy, bình
luận, chỉ trích.

VD giáo viên Marketing có thể sử dụng rất nhiều hình ảnh, logo của nhiều nhãn
hiệu khác nhau để đưa vào giảng dạy mà không cần xin phép chủ sở hữu nhãn
hiệu.
●

Sử dụng nhãn hiệu trên phương tiện quá cảnh (máy bay, tàu thuyền, đi qua
vùng trời Việt Nam)

Ở đây ta có thể thấy là những hành vi này không cần xin sự cho phép của chủ
sở hữu nhãn hiệu, do họ khơng có mục đích tư lợi cá nhân mà còn giúp cho
thương hiệu được nhiều người biết đến hơn (với trường hợp bán hàng thì là phân
phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng) nên họ có thể sử dụng hạn chế nhãn hiệu
đó.
2.5. Thời hạn bảo hộ.
Theo quy định tại Điều 93, Luật sở hữu trí ṭ 2005, giấy chứng nhận đăng ký
nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nợp đơn, có thể gia hạn
nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.


II. CASE STUDIES
1. “Instagram” thuộc về ai tại Việt Nam?
1.1. Tóm tắt vụ việc
-


Tháng 4/2012, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã mua lại trang mạng xã hội tên

Instagram với giá 1 tỷ USD. Sau đó, Instagram phát triển mợt cách chóng mặt trên toàn
thế giới.
-

Tháng 06/2015, một cá nhân Việt Nam có tên Nguyễn Nhật Anh đã nợp đơn đăng

kí bảo hộ nhãn hiệu “Instagram” với số đơn 4-2015-14513 tại Việt Nam. Lĩnh vực xin
bảo hợ tḥc nhóm 38 và 42
-

Ngày 26/10/2015, Facebook mới chính thức nợp đăng kí bảo hợ tên thương hiệu

Instagram tại Việt Nam tḥc nhóm
-

Tranh chấp xảy ra khi cá nhân trên đã gửi đơn cáo buộc và phản đối việc cấp văn

bằng bảo hộ cho thương hiệu Instagram của Facebook tại Việt Nam.
1.2. Xác định đối tượng
-

Đối tượng tranh chấp: Nhãn hiệu “INSTAGRAM”

-

Phạm vi luật được áp dụng : Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo


luật Sở hữu trí tuệ 2005, Sở hữu trí ṭ 2009 sửa đổi bổ sung 2005; các Thơng tư, Nghị
định của Chính phủ.
-

Chủ sở hữu đối với nhãn hiệu : tranh chấp giữa Facebook, chủ của Instagram,

LLC và cá nhân Nguyễn Nhật Anh- Hà Nội.
1.3. Diễn biến cuộc tranh chấp và pháp luật điều chỉnh
a. Diễn biến cuộc tranh chấp:
-

Ngày 08/06/2015: Nguyễn Nhật Anh đã nhanh tay nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn

hiệu “INSTAGRAM” tại Cục Sở hữu trí ṭ cho các dịch vụ tḥc nhóm 38 ( viễn
thơng) và nhóm 42 (Các dịch vụ khoa học và cơng nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên


quan đến chúng;Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp;Thiết kế và phát triển
phần cứng và phần mềm máy tính).
-

Ngày 26/10/2015, Facebook mới chính thức nợp đăng kí bảo hộ tên thương hiệu

Instagram tại Việt Nam thuộc các nhóm 09(Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc
địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp
cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích,
điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc
hình ảnh; Vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng
cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; Máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý
dữ liệu và máy điện toán; Thiết bị dập lửa.),nhóm 25 (Quần áo, đồ đi chân, đồ đợi

đầu ),nhóm 35(Quảng cáo;Quản lý kinh doanh;Quản lý giao dịch;Hoạt động văn phịng),
nhóm 38(Viễn thơng), Nhóm 42, nhóm 45(Dịch vụ pháp lý; Dịch vụ an ninh nhằm bảo
vệ người và tài sản; Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ
cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân).
-

Trước tình hình đó, cá nhân trên đã gửi đơn cáo buộc và phản đối việc cấp văn

bằng bảo hộ cho thương hiệu Instagram của Facebook tại Việt Nam.
-

Tuy nhiên, theo các văn bản được gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ, Instagram, LLC của

Facebook đã sử dụng tên thương hiệu này rộng rãi trên thế giới và cả Việt Nam.
-

Ngày 17/11/2015, phía Facebook đã bổ sung giấy uỷ quyền cho bà Trần Thị Kiều

Hoa – người đại diện của Công ty luật TNHH Quốc tế Baker&Mckenzie tại Việt Nam
giải quyết tranh chấp.
-

Vào ngày 01/04/2016, công ty Luật TNHH Quốc tế Baker&Mckenzie Vietnam –

đại diện Sở hữu Công nghiệp của Instagram, LLC đã nộp Đơn phản đối số PĐ4-201600238 phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “ INSTAGRAM” của cá nhân
Nguyễn Nhật Anh.
-

Ngày 16/06/2016 và 11/10/2016, phía Facebook bổ sung tài liệu liên quan đơn


phản đối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.


b. Lý luận bảo vệ và Luật điều chỉnh:
* Đại diện bên nguyên đơn: Bà Nguyễn Nhật Anh cho rằng:
Thứ nhất : Bà Nguyễn Nhật Anh đã nộp đơn đăng kí bảo hợ nhãn hiệu INSTAGRAM vào
ngày 08/06/2015, và đến ngày13/07/2015 , bà đã nhận được quyết định chấp nhận đơn.
Trong khi đó, nhãn hiệu INSTAGRAM là nhãn hiệu chưa được bảo hợ cũng như chưa có
đơn vị, tổ chức hay cá nhân nào nợp đơn đăng kí bảo hợ tại Việt Nam. Facebook nợp đơn
đăng kí nhãn hiệu tại Việt Nam vào 26/10/2015, tức là sau bà NNA 4 tháng. Vì vậy bên
phía bà Anh cho rằng, căn cứ vào luật SHTT Việt Nam 2005 công ty Facebook đã vi
phạm Điều 90, Bợ luật Sở hữu trí ṭ 2005.
Điều 90: Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên:
1. Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký cùng một sáng chế
hoặc đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau
hoặc đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau cho các
sản phẩm, dịch vụ trùng nhau hoặc tương tự với nhau thì văn bằng bảo hợ chỉ có thể được
cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nợp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp
ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hợ.
2. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn
bằng bảo hợ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nợp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hợ
chỉ có thể được cấp cho mợt đơn duy nhất trong số các đơn đó theo sự thoả thuận của tất
cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì tất cả các đơn đều bị từ chối cấp
văn bằng bảo hộ.
* Đại diện bên bị đơn: Công ty Luật BMVN cho rằng
- Thứ nhất: Chứng minh danh tiếng và việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu INSTAGRAM
của Facebook.
Instagram đã bắt đầu gia nhập vào mạng xã hội Việt Nam vào giai đoạn 20122013. Đến năm 2015, Instagram cũng đang nổi lên tại Việt Nam như là một mạng xã hội



(MXH) có tốc đợ tăng trưởng rất mạnh. Theo số liệu khơng chính thức, vào thời điểm đó
có khoảng 750,000 tài khoản Instagram tại Việt Nam và đang không ngừng tăng lên.
Trong một cuộc khảo sát nhỏ do Q&Me thực hiện (n=2000) vào tháng 08/2015, có đến
65% người tham gia khảo sát biết đến Instagram.
Do đó, nhãn hiệu do bà NNA yêu cầu đăng kí đã vi phạm Điểm g Khoản 2 Điều 74 Luật
SHTT 2005 về Khả năng phân biệt của nhãn hiệu: “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến
mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi
cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong
trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên”
Thứ hai:

Chứng minh nhãn hiệu INSTAGRAM của Nguyễn Nhật Anh không đáp

ứng điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu.
-

Theo Điều 72 Luật SHT 2009 sửa đổi bổ sung 2005 về Điều kiện chung bảo hộ

đối với nhãn hiệu bảo hợ thì Instagram của bà NNA khơng thoả mãn điều kiện khoản 2:
“Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch
vụ của chủ thể khác”

(tên nhãn hiệu mà bà NNA đăng kí)

( tên nhãn hiệu Instagram của Facebook)


-

Xét về sự tương đồng của tên nhãn hiệu, ta thấy:


Hai nhãn hiệu đều giống

nhau từ chữ cái đến cách phát âm “ in sờ ta gờ ram”
Hơn nữa, nhóm đăng kí bảo hợ của 2 bên có sự tương tự nhau: nhóm 38 ( viễn thơng)
Vì vậy, Facebook có đủ chứng cứ phản đối đơn kiện và yêu cầu bà Nguyễn Nhật Anh rút
lại đơn xin cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “ INSTAGRAM tại Việt Nam.
Thứ ba: Facebook có qùn u cầu ngăn cấm phía bà Anh sử dụng nhãn hiệu theo
khoản 1 Điều 123 và điều 125 Luật SHTT 2005.
Điều 123.Quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp:
1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu cơng nghiệp có các qùn tài sản sau đây:
a) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại
Điều 124 và Chương X của Luật này;
b) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều
125 của Luật này;
c) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X của Luật này.
1.4. Đề xuất
Cả 2 bên đều chưa được cấp quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu INSTAGRAM ở Việt nam
nhưng Instagramcủa Facebook đã được biết đến rộng rãi trên thế giới . Và được sử dụng
ở Việt nam cách rộng rãi trước khi bà Anh nộp đơn.
Bà Nguyễn Nhật Anh nợp đơn đăng kí bảo hợ nhãn hiệu trước nhưng đã bị trùng với
nhãn hiệu được biết đến rộng rãi trên thế giới và cả Việt Nam. Công ty Luật BMVN cũng
đã cung cấp những bằng chứng chứng minh cho danh tiếng cũng như việc sử dụng tên
nhãn hiệu “INSTAGRAM” trên toàn thế giới
Do dó cáo ḅc của bà NNA bị bác bỏ.


1.5. Kết luận
Câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở các doanh nghiệp về bài học xương máu về bảo hộ
thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhãn hiệu là mợt tài sản trí ṭ và theo pháp luật Việt Nam, để được thừa nhận quyền sở
hữu đối với nhãn hiệu, buộc phải thông qua thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm
qùn. Câu chụn này mợt lần nữa nhắc nhở các doanh nghiệp về bài học xương máu về
bảo hộ thương hiệu của các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia trên
toàn thế giới. Đây là vấn đề các doanh nghiệp Việt Nam, các starup cần lưu ý để bảo vệ
thành quả lao đợng trí ṭ của mình ngay từ thời điểm ban đầu.


2. Nhãn hiệu X-men thuộc về ai tại Việt Nam?
2.1. Tóm tắt vụ việc
Tranh chấp giữa Cơng ty Marvel Characters, Inc với Công ty TNHH Hàng gia
dụng quốc tế (ICP) về việc sở hữu nhãn hiệu X-MEN của ICP.
Công ty Marvel Characters, Inc (Mỹ) là một công ty sản xuất phim hoạt hình giải
trí, đã sản xuất ra hình tượng những nhân vật đợt biến gen X-Men có khả năng siêu
phàm; được cấp GCN ĐKNH số 11455 (07/04/1994) bảo hộ cho các sản phẩm tḥc
các nhóm 09, 16, 25, và 28 tại Việt Nam; ngoài ra những tác phẩm văn hóa như phim,
trụn, trị chơi X-MEN của cơng ty cũng đã đăng ký bản quyền tại Cục bản quyền
tác giả Việt Nam. Sau khi Công ty ICP (Việt Nam) đăng ký nhãn hiệu và được Cục Sở
hữu trí tuệ cấp GCN ĐKNH số 63481 (8/6/2005) bảo hộ nhãn hiệu

đối với “các

sản phẩm gia dụng” (nhóm 03), Cơng ty Marvel Character, Inc đã nộp đơn đề nghị
hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH bảo hộ nhãn hiệu

của ICP.

2.2. Xác định quyền liên quan
-


Loại IPRs: quyền đối với nhãn hiệu (Trademarks).

-

Chủ sở hữu: Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế (ICP), địa chỉ: 53 Lương Hữu
Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (có nhãn hiệu
, được cấp GCN ĐKNH bảo hộ ngày 8/6/2005).

-

Quyền: quyền sử dụng nhãn hiệu trong kinh doanh và thu lợi nhuận.

2.3. Diễn biến vụ việc
-

8/8/2006, Công ty Marvel Character, Inc nộp đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN
ĐKNH bảo hộ nhãn hiệu

-

cấp cho ICP.

Cục SHTT đã có cơng văn số 1345/SHTT-TTKN (17/8/2007) và Quyết định số
93/QĐ-SHTT (22/1/2008), Bợ KH&CN có Quyết định số 1428/QĐ-BKHCN


(11/7/2008) không chấp nhận đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH của Công ty
Marvel.
-


8/10/2010, Công ty Marvel khởi kiện Cục SHTT về việc ra Quyết định số
A05811/QĐ-ĐK (8/6/2005) cấp GCN ĐKNH bảo hộ nhãn hiệu

cho ICP.

Đơn khởi kiện được Tịa án nhân dân thành phố Hà Nợi thụ lý ngày 8/10/2010.
-

29/3/2013, Tịa án nhân dân thành phố Hà Nợi đã ra Bản án số 03/2013/HCST
tuyên án yêu cầu khởi kiện của Cơng ty Marvel là khơng có cơ sở chấp nhận.

2.4. Lập luận của các bên
1. Công ty Marvel Characters, Inc
Tại tòa, nguyên đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực văn bằng được cấp cho ICP với lí do:
-

Nhãn hiệu được bảo hộ trùng với nhãn hiệu “X-MEN” nổi tiếng của Marvel
Characters, điều này vi phạm điều 6.13, Nghị định 63/CP.

-

Nhãn hiệu được bảo hộ trùng với tên, biểu tượng nhân vật X-MEN của Marvel
Characters, điều này vi phạm điều 6.1h, Nghị định 63/CP.

-

ICP có đợng cơ lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu và các nhân vật X-MEN thuộc
sở hữu của Marvel trong việc quảng cáo và tiếp thị sản phẩm mang nhãn hiệu mỹ
phẩm (dầu gội đầu), tại clip quảng cáo sử dụng hình ảnh kinh đơ điện ảnh
Hollywood - nơi Marvel có trụ sở và hình ảnh diễn viên Brat Pitt gây liên tưởng về

sản phẩm gắn với phim ảnh – sản phẩm của Marvel.

Công ty Marvel cung cấp các tài liệu và chứng cứ chứng minh nhãn hiệu X-MEN của
mình là nhãn hiệu nổi tiếng, trong đó có:
-

38 Hợp đồng Li-xăng quyền sử dụng nhãn hiệu X-MEN ở nhiều nước trên thế
giới;

-

18 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu X-MEN tại nhiều quốc gia;

-

06 Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm X-MEN;


-

Các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc sử dụng yếu tố X-MEN trên các ẩn phẩm,
phim, truyện, băng đĩa; tường trình về doanh thu khai thác hình ảnh/nhãn hiệu XMEN.

2. Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ
Cục Sở hữu trí tuệ - đơn vị cấp GCN ĐKNH số 63481 cho ICP tham gia tố tụng với tư
cách bị đơn cho rằng:
-

Tài liệu Công ty Marvel Characters không chứng minh X-MEN gắn với sản phẩm
là nhãn hiều nổi tiếng tḥc sở hữu của mình. Sản phẩm đăng ký của Công ty

Marvel Characters và ICP hoàn toàn khác nhau (sản phẩm văn hóa và sản phẩm
mỹ phẩm), các sản phẩm này khơng có tính liên quan, khơng gây nhầm lẫn, và do
vậy, ICP khơng hề lợi dụng uy tín của Cơng ty Marvel Characters xét từ góc đợ
quy định về cạnh tranh không lành mạnh.

-

Khi nộp hồ sơ xin cấp GCN ĐKNH cho sản phẩm, ICP khơng có nghĩa vụ cung
cấp hình ảnh các nhân vật được sử dụng trong clip quảng cáo mà Marvel dẫn
chiếu. Do vậy, việc Cục Sở hữu trí ṭ cấp văn bằng bảo hợ cho nhãn hiệu “XMEN,

” của ICP là đúng quy định pháp luật.

3. Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế (ICP)
ICP tham gia tố tụng với tư cách là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đại diện
ICP bác bỏ hoàn toàn các lập luận của Marvel Characters, cho rằng:
-

Nhãn hiệu X-MEN của Marvel không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, người Việt Nam
thậm chí cịn khơng biết đến sản phẩm nào mang nhãn hiệu X-MEN tại Việt Nam.

-

X-MEN là tên gọi mợt nhóm nhân vật, khơng phải là tên hoặc biểu tượng nhân vật
cụ thể của Marvel, do vậy, không phải là đối tượng thuộc phạm vi của Điều 6.1,
Nghị định 63/CP.


-


ICP có chiến lược quảng bá và xây dựng phong cách riêng cho nhóm khách hàng
sử dụng sản phẩm của mình, cơng ty khơng có mục đích và cũng khơng mong
muốn lợi dụng uy tín của Marvel.

2.5. Căn cứ luật pháp và kết luận
1. Về nhãn hiệu
-

Tại thời điểm ICP nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu “X-MEN,

”, Công ty Marvel

Characters chưa thực hiện đăng ký tại Việt Nam cho nhãn hiệu các sản phẩm
nhóm 03.
-

Theo cơ sở dự liệu của Cơ quan sang chế và nhãn hiệu Mỹ, Marvel Characters là
sở hữu nhãn hiệu X-MEN cho một số sản phẩm. Đối với sản phẩm tḥc nhóm 03,
đến tháng 11/2006 Marvel mới xuất trình được bằng chứng sử dụng tại Mỹ. Như
vậy, cho đến tháng 11/2005, Marvel khơng có qùn sở hữu nhãn hiệu X-MEN tại
Mỹ cũng như tại Việt Nam; và tại thời điểm này, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp GCN
ĐKNH cho nhãn hiệu “X-MEN,

” đối với các sản phẩm tḥc nhóm 03 của

ICP.
2. Về sự nổi tiếng của nhãn hiệu
Theo Điều 75, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, lập luận của Công ty Marvel về
sự nổi tiếng của nhãn hiệu X-MEN mà Công ty này sở hữu là chưa thỏa mãn.
-


Cho tới thời điểm ICP nợp đơn, Cơng ty Marvel khơng có sản phẩm cùng loại là
mỹ phẩm mà chỉ có các tác phẩm văn hóa như phim, trụn, trị chơi X-MEN đã
được đăng ký bản quyền. Các chứng cứ Marvel cung cấp chưa được cơ quan chức
năng xác định. Doanh thu cũng không chỉ rõ bao nhiêu thu từ sản phẩm chăm sóc
sắc đẹp (nhóm 03) hay dược phẩm (nhóm 05).